Przedmiotem umowy licencyjnej jest upoważnienie innego podmiotu do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji. Stanowi o tym art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm., dalej jako: „PrAut”). Ze względu na wielość poglądów w piśmiennictwie, a także nieprecyzyjność przepisów PrAut, tematyka umowy licencyjnej w prawie autorskim budziła i nadal budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Warto więc mieć świadomość, jaka jest jej natura i jakie elementy należy w niej zawrzeć, aby w pełni zabezpieczyć swoje interesy – pisze Ewelina Ocipińska z kancelarii prawnej Kwaśnicki, Wróbel i Partnerzy.
Licencja wyłączna oraz niewyłączna …
Licencje dzielimy przede wszystkim na wyłączne oraz niewyłączne.Na podstawie umowy licencji wyłącznej licencjodawca udziela licencjobiorcy wyłącznego prawa do korzystania z utworu, jest to zatem najkorzystniejsza z licencji. Należy mieć jednak świadomość, że nie jest do końca jasne, czy licencjodawca może nadal korzystać z utworu na tym polu eksploatacji, na które udzielił licencjobiorcy wyłącznego prawa do korzystania z utworu. Przepisy PrAut nie rozstrzygają tej kwestii – pomijają w zupełności aspekt obowiązku licencjodawcy do niekorzystania z utworu we własnym zakresie. Definicja ustawowa jest nieprecyzyjna i pozostawia pole na różne – nawet wykluczające się – wykładnie (więcej na ten temat: M. Kępiński, Umowy licencyjne o korzystanie z praw autorskich [w:] J. Barta [red.], Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, wyd. 3, 2013).
Bez względu jednak na powyższe należy stwierdzić, że licencjobiorca wyłączny cechuje się silną pozycją – uprawniony jest on do dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich objętych umową licencyjną, a więc mamy tu do czynienia ze skutkami wobec podmiotów trzecich. Licencjobiorca wyłączny może bronić swoich praw, jeżeli inna osoba korzysta z utworu na polach eksploatacji, na które ma on wyłączność. Należy pamiętać, charakter wyłączny umowy licencyjnej powinien być wyraźnie wskazany w umowie. Jak stanowi art. 67 ust. 5 PrAut, wyłączna umowa licencyjna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przeciwnym razie domniemany zostanie niewyłączny charakter umowy licencyjnej.
Znacznie jednak częściej niż umowy licencji wyłącznej w obrocie gospodarczym spotykamy umowy licencji niewyłącznej, pozwala ona bowiem licencjodawcy na czerpanie korzyści majątkowych z tytułu upoważnienia wielu podmiotów do korzystania z utworu, do którego posiada prawa. Inaczej niż w przypadku licencji wyłącznej, umowa licencji niewyłącznej może zostać zawarta w sposób dorozumiany. Nie jest zatem konieczne zachowanie formy pisemnej takiej umowy.
… i sublicencja
Sublicencja to szczególny rodzaj umowy licencji – licencjobiorca wciela się tutaj w rolę licencjodawcy. Zakres sublicencji ograniczony jest zakresem licencji udzielonej licencjobiorcy (może być zatem taki sam lub węższy). Jeżeli zatem umowa licencyjna uprawnia nas do udzielania dalszych licencji, to nie możemy wykroczyć poza zakres, do którego sami jesteśmy uprawnieni. Co istotne, sublicencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia licencji, z której sublicencja wypływa.Upoważnienie do udzielenia sublicencji przez licencjobiorcę powinno być wyrażone w treści umowy licencyjnej. Nie musi z kolei zostać tutaj zachowana forma pisemna pod rygorem nieważności.
Struktura umowy licencyjnej
- Określenie przedmiotu licencji
W umowie licencyjnej, celem usunięcia jakichkolwiek wątpliwości co do jej przedmiotu, dokładnie wskazany powinien zostać utwór, do którego korzystania udziela się upoważnienia. Stosownie do art. 1 ust. 1 PrAut, aby uznać rezultat jakiejś działalności za utwór, spełnione muszą zostać łącznie następujące przesłanki: 1) musi stanowić rezultat pracy człowieka; 2) musi mieć charakter indywidualny, czyli odróżniać się od innych utworów; 3) musi zostać w jakikolwiek sposób ustalony. - Pola eksploatacji
Także wskazanie pól eksploatacji, zgodnie z art. 67 ust. 1 PrAut, powinno zostać dokonane w umowie licencyjnej. Zgodnie z art. 41 ust. 2 PrAut licencja obejmuje pola eksploatacji, które zostały w niej wyraźnie wymienione.
Aby jak najpełniej doprecyzować postanowienia umowy licencyjnej, korzystne jest dokładne wskazanie pól eksploatacji, rozważając przy tym, czy nie zostały ujęte zbyt szeroko (kiedy jest się licencjodawcą), lub czy nie ograniczają koniecznego korzystania z utworu w celu, w jakim zawarło się licencję (kiedy jest się licencjobiorcą).
Należy tutaj jednak podkreślić, że niewskazanie w umowie pól eksploatacji nie powoduje nieważności umowy. Stosownie do art. 49 ust. 1 PrAut, jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu, a także przyjętymi zwyczajami. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że – jak stanowi orzecznictwo – wszelkie wątpliwości związane z polami eksploatacji należy rozstrzygać na korzyść licencjodawcy (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z 3.12.2008 r., sygn. V CNP 82/08: „W sytuacji gdy chodzi o ustalenie pól eksploatacji, jakie obejmuje umowa, należy odwołać się do sformułowanych w Kodeksie cywilnym reguł wykładni, nie tracąc z pola widzenia wskazówki interpretacyjnej wynikającej z art. 41 ust. 2 PrAut, zawierającej nakaz interpretowania na korzyść twórcy tych wątpliwości, których nie można usunąć za pomocą wskazanych reguł”). - Miejsce i czas korzystania z utworu
Zgodnie z art. 67 ust. 1 PrAut, określone powinny zostać także miejsce i czas korzystania – jest to jednocześnie racjonalne z biznesowego punktu widzenia. Jeżeli jednak nie zostanie wskazane miejsce korzystania, to stosownie do art. 66 ust. 1 PrAut licencjobiorca upoważniony jest do korzystania z utworu na terytorium państwa, w którym ma swoją siedzibę. Z kolei w przypadku niewskazania czasu korzystania, licencja uprawnia do korzystania z utworu w okresie 5 lat. Jeżeli zaś licencję udzielono na okres dłuższy niż pięć lat, to zgodnie z brzmieniem art. 68 ust. 2 PrAut po upływie tego terminu uważa się ją za udzieloną na czas nieoznaczony. - Wypowiedzenie umowy licencyjnej
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to – na mocy art. 68 ust. 1 PrAut – w przypadku udzielenia licencji na czas nieoznaczony licencjodawca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
Zalecane jest jednak odpowiednie określenie w umowie sposobów wypowiedzenia umowy. Licencjodawcy z reguły zależy na ograniczeniu możliwości wypowiedzenia do wskazanych w umowie okoliczności, np. upadłości spółki/ciężkiego naruszenia umowy. W interesie licencjodawcy leży z kolei umożliwienie sobie wypowiedzenia umowy w jak najszerszych okolicznościach i z jak najkrótszym okresem wypowiedzenia. Należy więc być bardzo ostrożnym przy konstruowaniu tej części umowy. - Wynagrodzenie
Obowiązek zapłaty wynagrodzenia licencjodawcy nie ma charakteru bezwzględnego. Jak stanowi art. 43 ust. 1 PrAut: „Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia”. Co do zasady więc licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie, chyba że zastrzeżono w umowie nieodpłatność udzielenia licencji.
Jednak w przypadku, w którym w umowie ani nie określono wysokości wynagrodzenia, ani nie zastrzeżono jej nieodpłatności (chociaż takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko), konieczne będzie ustalenie wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 43 ust. 2 PrAut, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. Licencjodawcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym polu eksploatacji.
Należy mieć także na uwadze, że jeżeli w umowa licencyjna zostanie skonstruowana w taki sposób, że zaistnieje rażąca dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniem licencjodawcy a korzyściami licencjobiorcy, to licencjodawca na podstawie art. 44 PrAut może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a więc nie można wyłączyć jego zastosowania wolą stron.
Podsumowanie: konieczność precyzyjności w umowach
Ze względu na często niejasne i ogólnikowe przepisy PrAut, konieczne jest jak najdokładniejsze konstruowanie umów licencyjnych w celu uniknięcia ewentualnych sporów na gruncie wątpliwości wynikających z postanowień umownych. Przedsiębiorcy jednak nie zawsze skutecznie negocjują i dokładnie analizują postanowienia umów licencyjnych, co nierzadko kończy się postępowaniem sądowym. Aby uniknąć takiego rozwoju zdarzeń, konieczne wydaje się skorzystanie z pomocy prawnika przed uwikłaniem się w niekorzystną relację biznesową, często z ograniczoną możliwością wypowiedzenia umowy licencyjnej.
