– Jeśli spór o technologię jądrową między Amerykanami a Koreańczykami dotyczy jedynie próby renegocjowania umowy licencyjnej, to w naszej ocenie obie strony dojdą do porozumienia. Jeżeli jednak dotyczy on faktycznego naruszenia, mogą pojawić się koszty i straty wizerunkowe – oceniają Mariola Połeć i Witold Masionek z kancelarii Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy na łamach BiznesAlert.pl.
Jeśli spór o technologię jądrową między Amerykanami a Koreańczykami dotyczy jedynie próby renegocjowania umowy licencyjnej, to w naszej ocenie obie strony dojdą do porozumienia. Jeżeli jednak dotyczy faktycznego naruszenia, długotrwała procedura wyjaśnienia okoliczności zaistnienia naruszenia i ewentualnego usunięcia zaistniałych/mogących zaistnieć w przyszłości skutków naruszenia powodujących konieczność renegocjowania warunków współpracy koreańskim partnerem, może doprowadzić do istotnego zwiększenia ryzyka inwestycji planowanej w Polsce, co bezpośrednio może doprowadzić do wstrzymania inwestycji na bliżej nieokreślony okres czasu, nie krótszy niż do planowanego rozstrzygnięcia sprawy przez Międzynarodową Izbę Handlową – pod koniec 2025 roku.
Pod koniec 2022 roku, Polska Grupa Energetyczna oraz Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. (ZE PAK SA) podpisały z Korea Hydro & Nuclear Power („KHNP”) i Korea Electric Power Corporation („KEPCO”) list intencyjny na realizację budowy elektrowni jądrowej. Jednak, pierwotny właściciel zastrzeżonej technologii atomowej – Westinghouse Electric Corporation („Westinghouse”) złożył przeciwko KHNP i KEPCO najpierw pozew w amerykańskim sądzie o zablokowanie transferu reaktorów jądrowych do Polski, a następnie strony zaistniały spór, przekazały pod jurysdykcję Międzynarodowej Izby Handlowej.
Podstawą sporu stał się problem, na ile zmiana w licencjonowanym prawie może wyłączyć odpowiedzialność odszkodowawczą za niespełnienie warunków wynikających z zawartej umowy licencyjnej. KHNP i KEPCO twierdzą, że pierwotna technologia atomowa została zmieniona w takim stopniu, że stanowi już nowe rozwiązanie, którego są jedynymi właścicielami. Natomiast, Westinghouse wskazuje, że model reaktora jądrowego jest oparty na pierwotnym projekcie amerykańskim, a dodatkowo jest technologią kontrolowaną, co oznacza, że KHNP i KEPCO były zobowiązane do uzyskania zgody przez amerykańskie organy regulacyjne na eksport reaktorów do Polski.
Strony spodziewają się uzyskać rozstrzygnięcie do końca 2025 roku.
Umowa licencyjna jako prawny transfer technologii
Licencja jest najczęściej spotykaną umową dającą podstawę do korzystania z własności intelektualnej pochodzącej od osób trzecich występującą w obrocie, o ile nie dochodzi do przeniesienia praw na inny podmiot. Jednak konstruując umowę licencyjną pamiętać należy o problemach, jakie może wywołać brak precyzyjnego określenia zasad korzystania z przekazywanego rozwiązania, na co jasno wskazuje wyżej zarysowany stan faktyczny, tj.:
– wyraźnego określenia pól eksploatacji – jasnego wskazania w jaki sposób można wykorzystywać dane rozwiązanie w ramach udzielonej licencji;
– zabezpieczenia kwestii integralność danego rozwiązania – dotyczącego zakazu bądź umożliwienia wprowadzania ewentualnych zmian do rozwiązania z którego korzysta licencjobiorca.
Pola eksploatacji są obligatoryjnymi elementami umowy licencyjnej, a mają znaczenie o tyle, że w przypadku sporu interpretacyjnego, co do treści umowy licencyjnej, dają one argumenty zarówno do dochodzenia praw licencjodawcy, jak również podstawę obrony dla licencjobiorcy w zakresie możliwości wykazania braku naruszenia.
Z kolei, z problematyką integralności utworu nierozerwalnie związane jest osobiste prawo twórcy stanowiące o zakazie dokonywania zmian, bez uzyskania uprzedniej zgody, w tym na wprowadzanie elementów dodatkowych i ulepszeń czy jakichkolwiek zmian.
Jeśli chodzi o konsekwencje braków stosownych postanowień umowy licencyjnej, to licencjobiorca powinien mieć świadomość, że będzie gorzej chroniony, więc wprowadzenie stosownych postanowień do umowy licencyjnej jest jak najbardziej w interesie podmiotu, który ma zamiar korzystać z danego rozwiązania na podstawie umowy licencyjnej. Brak zadbania o ochronę swoich praw przez licencjobiorcę może otwierać drogę do swobodnego interpretowania treści umowy przez licencjodawcę oraz blokowania poszczególnych działań licencjobiorcy jako naruszeń umowy, co może poskutkować m.in. kierowaniem żądań o zaniechanie naruszenia, usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, aż wreszcie naprawienia szkody i wydania nienależnie uzyskanych korzyści.
Międzynarodowy arbitraż w sprawach własności intelektualnej – czy warto?
Jednolite, często niewzruszalne, orzeczenie kończące postępowanie ma szczególne znaczenie w transgranicznych sprawach własności intelektualnej, gdy interpretacja treści prawa wyłącznego, a w zasadzie jego aspektów technicznych, może zostać dokonana w odmienny sposób przez różne organy sądowe w różnych jurysdykcjach. Istotne jest to szczególnie w sytuacjach, w których strony pochodzą z innych jurysdykcji i gdzie poszczególne uregulowania prawne posiadają swoją własną specyfikę i mogą nie nadawać się do wykonania bądź wyegzekwowania bezpośrednio na terytorium danego państwa.
To z kolei odbija się na szybkości w uzyskaniu rozstrzygnięcia, ale i możliwości wyegzekwowania tego rozstrzygnięcia, ponieważ czas jest zazwyczaj najważniejszy dla stron poszukujących ochrony swojego prawa wyłącznego ze względu na konieczność uniknięcia poważnych strat finansowych i wizerunkowych. Nawet przy uwzględnieniu większych kosztów, za arbitrażem przemawia przede wszystkim ułatwiona procedura egzekucji orzeczenia arbitrażowego, ponieważ krajowe organy sądowe zazwyczaj bądź to je uznają albo stwierdzają jego wykonalność, co, poza pewnymi wyjątkami, wyłącza merytoryczne badanie sprawy na nowo.
Wskazane wyżej zalety postępowania arbitrażowego mogą stać się jednocześnie wadami dla strony przegrywającej dane postępowanie, co w pewnym zakresie daje przewagę postępowania arbitrażowego ponieważ działa ono dyscyplinująco na obie strony postępowania.
Generalnie, jeśli chodzi o kwestie sporne, to gdybym doradzał Koreańczykom, wstrzymałbym się z dalszym dysponowaniem technologią bez dokładnej analizy umowy licencyjnej.
Umowy licencyjne interpretuje się raczej wąsko, i to z treści umowy o współpracy jasno będzie wynikał zakres uprawnień licencjobiorcy. Jeśli w umowie nie określono wprost, iż dla licencjobiorcy wynika prawo do dysponowania projektami na rzecz osób trzecich, licencjobiorca może naruszać warunki licencji, a licencjodawca ma prawo dochodzić swoich roszczeń.
W przedmiotowej sprawie, kanwą sporu jest przede wszystkim kwestia celu na jaki została przekazana technologia, ze względu na partnerstwo pomiędzy USA a Koreą – prawdopodobnie. w ramach partnerstwa, licencja do produktu została udzielona do wyłącznego prawa wykorzystania przez partnera. Natomiast samo udzielnie licencji (o ile nie wynika to wprost z umowy) nie daje podstawy do tego, żeby swobodnie rozporządzać technologią na rzecz osób trzecich, o ile nie wynika to wprost z postanowień umowy zawartej pomiędzy stronami.
Ciekawy wątek to kwestia opłat licencyjnych i obowiązku ich ponoszenia – które w moim odczuciu mogą sugerować, że licencjobiorca nie jest tutaj na przegranej pozycji, a cały spór może wynikać z tego, że na etapie zawierania umowy nie wzięto pod uwagę wszelkich okoliczności / prawdopodobieństwa, że licencjobiorca może stać się konkurencją dla licencjodawcy.
Spory związane z blokowaniem dojścia do potencjalnych klientów przez licencjobiorcę zdarzają się dosyć często, a wynikają głównie z tego, że licencjodawcy sami zainteresowani są pozyskaniem licencjobiorcy na swój produkt i czasami na etapie zawierania umowy godzą się na pewnego rodzaju ustępstwa, które następnie na etapie wykonywania umowy prowadzą do zmniejszenia rentowności dla danej współpracy.
Brak należytej dbałości o zabezpieczenie prawa dysponowania technologią, kończy się zazwyczaj w taki sposób, że potencjalni klienci licencjodawcy obsługiwani są przez licencjobiorcę – stąd wypracowanie odpowiedniego modelu licencjonowania jest kluczowe z punktu widzenia nie tylko zabezpieczenia praw uprawnionego, ale także możliwości czerpania zysku z wypracowanego przez niego rozwiązania.
Ze względu na skomplikowanie projektu oraz znaczne nakłady poniesione w związku z jego stworzeniem, nie zakładam możliwości, żeby licencjodawca dał jakąkolwiek swobodę do dalszego dysponowania technologią dla osób trzecich poza współpracą pomiędzy stronami, na potrzeby której podpisano umowę.
Natomiast kwestia jednoznacznego określenia szans i racji, bądź opowiedzenia się po którejkolwiek ze stron – wymaga analizy umowy licencyjnej. Z mojego doświadczenia mogę napisać, że często zdarza się tak, iż licencjobiorca nie do końca świadomie dopuszcza się naruszenia (co nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie), w szczególności kiedy umowa zorganizowana jest pod prawem obcym dla licencjobiorcy.
Jeśli chodzi o wątek osób trzecich, które korzystają z technologii przekazanej przez licencjobiorcę to, dla własnego bezpieczeństwa, w przypadku świadomości możliwego ryzyka zakupu technologii obciążonej prawami osób trzecich, przed wejściem we współpracę z partnerem, należy zabezpieczyć przede wszystkim ewentualny zwrot kosztów poniesionych na inwestycję, zabezpieczenie na koszt i ryzyko partnera wykonania dalszych prac oraz przejęcie odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich.
Jeśli spór stanowi jedynie próbę renegocjowania umowy licencyjnej, to w mojej ocenie strony dojdą do porozumienia, jeśli spór powstał faktycznie na kanwie uchwycenia naruszenia po stronie licencjobiorcy, to mając na uwadze ekspercką wiedzę arbitrów, który przekazana zostanie sprawa, licencjobiorca powinien liczyć się nie tylko z dodatkowymi kosztami postępowania, ale także ze stratami wizerunkowymi w oczach partnerów i utratą przyszłych kontraktów.
Koreańczycy ręczą za atom w Polsce pomimo sporu z Amerykanami. NABE w tle
